A Justiça Federal decidiu que as marcas Mister Donuts e Miss Donuts, de empresas que produzem as rosquinhas características dos EUA, podem coexistir no mesmo ramo de mercado. A sentença é do juiz Alcides Vettorazzi, da 2ª Vara Federal de Florianópolis (SC), e foi proferida ontem (20/10), em ação da empresa Mister Donuts Brasil Ltda., com sede em São Paulo (SP), contra a empresa Miss Donuts Doceria Ltda., com sede na capital catarinense, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
“Embora as marcas em questão atuem no mesmo segmento mercadológico, há relevante distinção entre elas no que se refere aos aspectos gráfico, fonético, visual e, também, ideológico, de sorte que não são suscetíveis de causar confusão ou associação entre si”, entendeu Vettorazzi. “Com efeito, não há como uma pessoa mediana confundir os dois símbolos”, concluiu.
A empresa Mister Donuts alegou que sua marca, traduzida para o português, significa Senhor Donuts, “fazendo clara alusão de ser um donut de importância e qualidade no Brasil”, enquanto a marca Miss Donuts “traz como elemento figurativo uma coroa, objeto este utilizado pelas moças que vencem os concursos de misses, demonstrando assim que Miss Donuts faz alusão ao donut mais bonito, delicado, elegante do país”. O juiz acolheu os argumentos.
A controvérsia
A empresa Mister Donuts afirmou que atua desde 2015 e possui 12 lojas em funcionamento na Grande São Paulo. O pedido de registro da marca foi protocolado no INPI em abril de 2016 e deferido em fevereiro de 2018, mas, “por uma série de infortúnios vividos junto ao INPI (o qual não deu a assistência necessária ao autor), este perdeu o prazo para pagamento da taxa do registro [e] foi constatado na tramitação o arquivamento do processo pela falta do pagamento da concessão”. Entre os contratempos alegados, a perda da senha de acesso ao sistema do INPI e o cadastro por equívoco de um endereço de e-mail.
Um novo processo foi iniciado em julho de 2018, entretanto a empresa Miss Donuts já havia iniciado seu próprio requerimento de registro em abril daquele ano, sendo atendida em fevereiro de 2019. No mês de abril seguinte, o pedido da empresa Mister Donuts foi negado pelo INPI, sob o argumento de que “a marca reproduz ou imita registros de terceiros”.
Para Vettorazzi, “o direito de preferência da parte autora, no entanto, não impõe necessariamente a anulação da marca concorrente registrada (Miss Donuts), porquanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘o exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor)’”.
O juiz observou, ainda, que “a parte autora, ao não ter guardado a senha de acesso ao sistema do INPI e ter ainda cadastrado e-mail equivocado, o que inviabilizou a pronta recuperação da senha, deu origem à impossibilidade de pagamento da taxa de concessão do pedido de marca anteriormente protocolizado, dando, assim, ensejo ao registro da marca da ré e, por consequência, à presente ação. Em última análise, portanto, a parte autora deu causa à lide, ao menos em boa parte”. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5031877-17.2021.4.04.7200
TRF4 | JFSC